对《专利审查指南修改草案（2021.8）》的解读和建议（二）

今年6月1日起施行的新修正的专利法（2020年修正）是近十年来专利制度的一次重大变化，引入了包括局部外观、专利期限补偿、药品专利链接、开放许可、以及惩罚性赔偿等全新的制度。目前与之配套的专利法实施细则以及专利审查指南仍在修改中，早先国家知识产权局于2020年12月曾就专利法实施细则修改草案征求公众意见，就在今年的8月3号，专利审查指南修改草案（征求意见稿）也是在千呼万唤中始出来。

专利审查指南为专利法及其实施细则的制定配套的规定和具体操作办法，针对此次审查指南涉及的重要修改，本文在实操层面上进行解读并给出建议。

注：与专利法（2020修正）配套的专利法实施细则（修改）尚未通过，此次审查指南修改草案中引用的以及本文中引用的实施细则条款是未正式生效的条款。

4.关于优先权恢复和援引加入

援引加入和优先权恢复是专利合作条约（PCT）中涉及优先权救济的规定，直至目前我国对援引加入和优先权恢复规定均做出了保留，即我国不适用这两项规定。此次专利法实施细则的修改草案（尚未生效）引入了这两项救济措施，以与大多数国家保持一致。

根据巴黎公约，要求优先权的在后申请应当在在先申请提出后12个月（发明或实用新型）或6个月（外观设计）的优先权期限内提出。在中国，超过优先权期限提出的申请是无法享有优先权的，且没有救济措施；而不能享有优先权的最坏的结果就是申请因优先权期间公开了相同发明的在先文献而不具备新颖性或创造性，最终无法获得授权。此次修改引入了错过优先权期限的救济措施，对超过12个月或6个月优先权期限向国家知识产权局提出在后申请的，可以在优先权期限届满之日起的2个月（即优先权日起14个月或8个月）内办理优先权恢复手续，这可以看作是允许给与优先权期限2个月的宽限。为此审查指南修改在操作层面上增加了相关规定，包括申请人需要提交恢复权利请求书并说明理由，以及缴纳优先权恢复费等。

虽然在将来，即专利法实施细则修改正式通过后，错过优先权期限的申请可以请求恢复，但申请人仍需要特别注意对优先权期限的监控，因为优先权仅有2个月的恢复期，如果没有对优先权期限有及时的预警而错过期限，随后的两个月的恢复期也是很快就会过去的，一旦再次错过2个月的恢复期限，就再无可救济了。

所谓援引加入是指在后申请提出之后，可以在不改变申请日的情况下补入在先申请（即优先权）的内容，包括权利要求书、说明书的全部或部分内容。在目前我国对援引加入做出保留的情况下，如果在后申请之后想要追加在先申请文件中的内容的，需要将提交追加文件的日期重新确定为在后申请的申请日，而由于推后了在后申请的申请日，可能导致在后申请超过12个月优先权期限而丧失优先权，其同样可能造成无法授权的严重后果。

同样出于与其他多数国家保持一致的原因，此次专利法实施细则的修改承认了援引加入，规定可以在申请递交日起2个月内或者在指定期限内，以援引在先申请的方式补交权利要求书和说明书的全部或部分内容。援引加入包括两种情形，一种是补交权利要求书或者说明书的全部，这意味着在后申请在提交时完全不包含在先申请的权利要求书或者/以及说明书，这种情况虽然罕见却的确有可能发生，例如为了满足12个月优先权期限，在后申请仅提交了请求书并要求了优先权，但因为时间关系没有提交申请国官方语言的权利要求书和说明书（译文），因此需要在申请之后补交完整的权利要求书和说明书。援引加入的另一种情形是补交权利要求书或者说明书中的部分内容，这可能是由于在后申请因为例如翻译差错导致遗漏了在先申请权利要求书或者说明书中的部分内容，这种情形更为常见，通过援引加入，可以将遗漏的部分补入在后申请中。不管是哪种方式，允许援引加入都可以不改变在后申请的申请日，因此不会出现丧失优先权的情况。

此次指南修改针对援引加入增加了相应的审查规定，审查员主要审查通过援引在先申请文件的方式补交的申请文件内容是否包含在在先申请文件副本和其中文译文之中，如果补交的权利要求书或说明书并不在在先申请文件副本和其中文译文之中，就不符合援引加入，审查员会要求申请人补正；如果申请人坚持补入这些内容，则需要重新确定申请日为补交文件的日子。

与优先权恢复类似，援引加入也是有期限的，即申请递交后的2个月内或者专利局指定的期限内。但是一般来说，对于在后申请遗漏了在先申请的部分内容，审查员没有义务审查也不会发现，因此专利局并不会主动发出补正通知书要求申请人援引加入，除非申请完全没有包含权利要求书或者说明书这种明显的错误。因此，通常需要申请人自己发现并主动请求援引加入以补入遗漏的部分。因此，在实践中，申请人可以在申请提交后对申请文件进行检查，如果发现申请文件因为翻译或其他情况有遗漏或者错误，可以及时通过援引加入的方式加以更正。这对于由于时间紧迫而仓促提交申请，申请文件出现错误时，给予了申请人事后补救的机会。因此，建议申请人为申请设立2个月援引加入的提醒，在申请后对申请文件再次检查，如有必要，请求援引加入以更正申请的遗漏或者错误。 

5.  实用新型申请初步审查增加对创造性的审查

与发明专利不同，实用新型专利仅需要经过初步审查即可获得授权，目前对实用新型专利申请的初步审查仅涉及是否明显不具备新颖性的审查，而一般不会对实用新型申请是否具备创造性进行审查。实用新型的这种审查制度在一定程度上导致大量不具备创造性的实用发明获得专利权，而且某些权利人对专利权的滥用，对正常的生产和商业行为带来了干扰，同时也让公众将实用新型与低质量专利等同起来。

此次指南修改增加了对实用新型申请明显不具有创造性的审查，虽然没有达到对发明申请那样全面实质审查的标准，但对于提高实用新型专利的质量、维护公平公正迈出了一步。

根据专利法第二十二条第三款的规定，实用新型专利的创造性标准是低于发明专利的创造性标准的，两者的不同主要体现在现有技术中是否存在技术启示，实用新型的审查实践中对于对比文件的技术领域和对比文件的数量相较于发明有更多的限制。虽然指南并未明确对实用新型的创造性初步审查中，是否应当检索对比文件，以及规定什么才属于“明显”不具备创造性的情形，但是我们预计对于技术方案简单、尤其是日常生活中常见的产品的实用新型申请，审查员会倾向于拒绝授权，也不排除审查员主动检索对比文件。因此，我们可以期待，今后实用新型申请在初审阶段会收到更多的审查意见通知书，实用新型的审查周期会更长，甚至超过1年，最终实用新型申请的授权率会进一步降低。

6.  延迟审查的相关操作

延迟审查是指申请人可以要求延迟对发明或者外观设计申请的审查，此次指南修改对延迟审查的修改涉及下面三个方面：

1）将外观设计的延迟期限设定为以月为单位，而不是之前如发明那样以年为单位，因此延迟期限从之前的1年、2年或3年修改为最长为自提出延迟审查请求生效之日起36个月。

2）目前延迟审查请求是不可撤回的，此次修改为申请人可以撤回延迟审查请求，撤回后申请将按顺序审查。如此，申请人可以根据实际情况确定开始审查的时机，对申请人而言更为灵活。

3）对同一申请人同日（仅指申请日）对同样的发明创造既申请实用新型又申请发明的（即所谓一案双申请），规定一般对已经获得专利权的实用新型所对应的发明专利申请进行延迟审查，延迟期限通常为4年。

对于第3）处修改，尚需要指南明确以下两点：第一，专利局决定延迟审查的，是否会向申请人发出延迟审查通知书？我们认为，申请人对其申请的延迟审查应享有知情权。第二，4年的延迟期限是从何时起算，是从申请人提出实质审查请求之日，还是延迟审查通知书的发出日？鉴于指南规定对发明申请采取延迟审查措施的前提是同案的实用新型已获授权，那么我们认为延迟审查的启动很可能是以实用新型授权的时间为准。

实际上近年来，细心的申请人不难发现，所申请的实用新型早已授权，但同日申请的发明却迟迟未进入实质审查，由此猜测专利局内部实际上已采取了延迟审查的措施。如果这一修改通过，势必对一案双申请的发明授权进度造成重大影响。如果同案的实用新型在申请提出1年后授权，此时如果专利局决定对同案的发明延迟4年审查，意味着该发明申请在提出后最快5年后才可能开始审查，而实质审查至少需要1年，那么可以预测一案双申请中的发明在申请后至少6年内很难获得授权，而实际的授权时间可能将会是更晚。

鉴于此，申请人需要重新考虑是否采用一案双申请的策略以及可能存在的风险。一案双申请的初衷是在发明申请授权时申请人可以放弃早先授权的实用新型专利，以避免重复授权的问题。而根据我们的实践经验，发明申请在实质审查过程中，往往需要对权利要求进行修改才可能符合例如新颖性、创造性等授权要求，因而修改后的权利要求实际上已经与实用新型不同了，即不存在重复授权问题，如此发明在授权时并不需要放弃实用新型专利。因此，我们建议，申请人可以从不同的角度布局实用新型和发明，例如实用新型侧重于保护结构，而发明专利侧重于从功能、流程、使用方法、制造方法等角度布局，并且不采用一案双申请的方式同日申请发明和实用新型（但申请表中不勾选一案双申请），则可以避免专利局对发明申请采取延迟审查的措施，依然可以尽早获得授权的实用新型，并且还能使发明申请尽早进入实质审查；即便是存在实质上保护范围相同的权利要求，在发明的实审过程中、或者收到专利局要求修改申请以避免重复授权的通知书时，可以通过修改发明申请的权利要求使得权利要求与实用新型不同，可以克服重复授权的问题而使发明申请最终获得授权。